Судді ВС долучилися до обговорення судової практики у сфері інтелектуальної власності на конференції IP Ukraine Now 2025

Секретар судової палати для розгляду справ щодо захисту прав інтелектуальної власності,  а також пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Ігор Бенедисюк і суддя ВС у Касаційному цивільному суді Василь Крат взяли участь у провідній конференції IP Ukraine Now 2025, присвяченій трансформації сфери інтелектуальної власності України в умовах євроінтеграції.

Захід традиційно об’єднав представників державних органів, суддів, провідних експертів у сфері інтелектуальної власності, а також керівників юридичних фірм, адвокатів, патентних повірених, судових експертів і науковців для обговорення ключових змін, що відбуваються у зв’язку з адаптацією українського законодавства до норм ЄС, оновленням регулювання авторського права, захисту торговельних марок, винаходів і цифрових активів. У фокусі — виклики для бізнесу, нові можливості для інновацій, правові аспекти використання штучного інтелекту та реальні кейси виходу українських компаній на європейські ринки.

У межах четвертої сесії «ІР-захист у дії: судові та адміністративні інструменти» Ігор Бенедисюк виступив на тему «Додаткова охорона патентів: практика Верховного Суду». Суддя представив практичний аналіз рішень ВС, у яких розглядалося застосування спеціальних сертифікатів додаткової охорони (SPC) для винаходів у фармацевтичній сфері.

У своїй доповіді секретар профільної судової палати КГС ВС нагадав, що спеціальний сертифікат додаткової охорони існує для компенсації часу, втраченого на регуляторні процедури реєстрації лікарських засобів. Зміни до законодавства 2020 року, якими було запроваджено ст. 27-1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», визначили чіткі строки подання клопотання про додаткову охорону — шість місяців або один рік. Водночас, за словами судді, законодавець не встановив перехідних положень, що, спричинило колізії при застосуванні нових строків до прав, які виникли до внесення цих змін.

 «Норми закону не можуть застосовуватися ретроспективно, якщо це призводить до обмеження прав, які вже виникли. Принцип правової визначеності вимагає захисту законних очікувань правовласників», — наголосив Ігор Бенедисюк.

У своїй доповіді суддя проаналізував дві показові справи — № 910/8295/21 (Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha (Японія) / Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ), (лікарський засіб Алекенза®)) та № 910/12688/24 (GENMAB A/S (Данія)/ УКРНОІВІ, ("Антитіло до CD38", Дарзалекс®)), у яких ВС сформулював принципові підходи щодо незворотності дії закону в часі.

У першій справі ВС дійшов висновку, що право на додаткову охорону виникло у правовласника до набрання чинності змінами, тому нові строки не могли бути застосовані. Суд визнав, що позбавлення особи права лише через набуття чинності нової редакції закону є порушенням принципу правової визначеності.

«Особа не може бути позбавлена права, яке вона набула відповідно до чинного законодавства до його зміни, лише на тій підставі, що на дату клопотання вже набув чинності новий закон», — наголосив суддя.

У другій справі ВС розглядав питання про застосування річного строку подання клопотання, який відраховується від дати першої реєстрації лікарського засобу у світі. Суд скасував рішення попередніх інстанцій і направив справу на новий розгляд, підкресливши, що річний строк не може ретроспективно обмежувати право, яке виникло до запровадження цієї норми.

Ігор Бенедисюк зауважив, що в цій справі ключовим було питання не лише дотримання строків, а й виникнення самого права на додаткову охорону, адже закон у новій редакції фактично змінив момент його виникнення. Суддя звернув увагу, що така зміна концепції може створити ситуації, коли особа втрачає право без власної вини — лише через те, що строк почав спливати ще до прийняття нових норм.

«Обмежити право, яке існувало й продовжує існувати, терміном ретроспективно фактично неможливо. Це суперечить не лише ст. 58 Конституції України, а й самій логіці справедливості. Верховний Суд послідовно стоїть на позиції, що набуті права не можуть бути звужені ретроспективно», — підсумував Ігор Бенедисюк.

Суддя також поділився практичними міркуваннями щодо наслідків цих рішень. Він наголосив, що для правовласників ключовим є фіксування дати української реєстрації як моменту виникнення права, тоді як для державного органу — врахування темпорального принципу дії закону й уникнення відмов у видачі спеціального сертифіката додаткової охорони (SPC) із ретроспективним застосуванням нових строків. На думку доповідача, судова практика ВС у цій сфері сприятиме гармонізації з Регламентом ЄС про SPC, що посилює правову визначеність та інвестиційну привабливість України.

Із презентацією Ігоря Бенедисюка можна ознайомитися за посиланням – https://court.gov.ua/storage/portal/supreme/prezentacii_2025/Prezent_Dodat_ohorona_patentiv.pdf.

У завершальній частині конференції, під час батлу щодо режиму добре відомих торговельних марок, у ролі арбітра виступив Василь Крат. Дискусія мала формат професійного змагання між фахівцями з ІР-права щодо питання, чи може визнання ТМ добре відомою бути самостійною вимогою. Сторона, яка виступала на користь такої можливості, доводила, що добревідомість – це не лише юридичний факт, але й окремий правовий режим, який надає посилені права. Інша сторона, яку підтримав суддя, аргументувала, що визнання ТМ добре відомою – це встановлення факту, що не підтверджує право, а розширює його межі.

Василь Крат звернув увагу, що правова охорона добре відомої торговельної марки є винятком із загального правила реєстраційної системи виникнення прав на торговельну марку. В ст. 194 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони, яка була підписана 21 березня 2014 року та 27 червня 2014 року, вказано, що сторони ефективно співробітничають, щоб зробити охорону добре відомих торговельних марок, як це передбачено ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності і ст. 16(2) і 16(3) Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, ефективною. На відміну від зареєстрованих торговельних марок, строк чинності яких є визначеним (законом або міжнародним договором), виключні права на добре відомі торговельні марки є чинними безстроково. Разом з тим неможливо стверджувати, що відсутні будь-які підстави для припинення чинності цих прав. До них, зокрема, можна віднести: перетворення торговельної марки на загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг (ч. 1 ст. 497 ЦК України) – у такому разі торговельна марка «перестає» виконувати розрізняльну функцію, тобто відмежовувати одні товари (послуги) від інших; невикористання торговельної марки в Україні повністю або частково протягом п’яти років. Суддя звернув увагу, що можливо потрібно було присвятити батл не питанням добре відомих торговельних марок, а саме причині появи цього питання – невирішеності правового режиму «радянських» торговельних марок.

У контексті батлу Василь Крат поставив запитання, чи є в цивілістиці позови про визнання, за допомогою яких відбувається набуття права. Він звернув увагу на ст. 344 ЦК України про набуття права власності за набувальною давністю. Таке право, з урахуванням ст. 11 Кодексу, встановлюється за рішенням суду. Подібна ситуація зі ст. 376 ЦК України щодо самочинного будівництва.

За словами судді, ми звикли до того, що зазвичай суд захищає порушене, невизнане або оспорюване цивільне право чи інтерес (ст. 15 ЦК України). Водночас він звернув увагу на ст. 392 Кодексу, яка вказує, що власник майна може пред'явити позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності. В цій статті не йдеться про порушене право. Але ст. 392 ЦК України стосується саме захисту права власності, тобто коли є право.

З урахуванням наведених норм треба з’ясувати, що мав на увазі законодавець, коли конструював ст. 494 ЦК України, яка передбачає, що «набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом».

Тут постає питання стосовно позовного чи окремого провадження у відповідній категорії справ. Справи щодо інтелектуальної власності розглядаються господарськими судами. Однак ця юрисдикція не має окремого провадження (про встановлення факту добревідомості ТМ). Тож ці справи можуть бути підсудні цивільним судам, які мають «всеохопну» юрисдикцію.

Василь Крат зазначив, що процесуальні кодекси можуть передбачати способи захисту, як у ЦК України є процесуальні норми. Однак у ст. 20 ГПК України, що визначає юрисдикцію господарських судів, немає такого окремого способу захисту, як визнання ТМ добре відомою.

Крім того, виникає питання, чи такий спосіб захисту можна застосовувати до всіх, чи лише до сторін і хто в цьому випадку є відповідачем. Ця проблема поставала перед судами у справах щодо документів, втрачених на окупованій території. Тож треба визначити, чи такі справи розглядаються як справи про встановлення факту, чи має бути якийсь «штучний» відповідач. Василь Крат звернув увагу, що КЦС ВС у двох постановах у справах про припинення іпотеки, в яких був відсутній відповідач через ліквідацію банку-іпотекодержателя, робив висновок, що в такому разі можна застосовувати на підставі аналогії закону абз. 3 ч. 4 ст. 277 ЦК України і встановити факт припинення іпотеки.

Про ефективність дискусії може свідчити той факт, що на початку батлу та в його кінці аудиторії було запропоновано підтримати позицію однієї чи другої сторони. На початку на першу позицію пристало 64 % учасників обговорення, на другу – 21 %. А після обговорення голоси вже розподілилися: 43 % і 57 %.

Захід організувала Асоціація правників України.

Фото надали організатори.